明細書の作成方法については、諸先輩方のすばらしい論文、書物が多数世に出ていますので、それらを参照してください。ここでは、私個人が常日頃、実務を通じて感じていることを述べたいと思います。

　依頼人である発明者は、提案する発明の範囲を広げることについて、我々代理人に期待されている場合があります。しかし、発明の範囲を広げるということは、当業者である発明者だからこそできるのであって、手続代理人である我々が、たやすくできることではありません。私は、発明の外延を明確にすることが代理人の仕事であると考えています。担当する明細書の技術分野において、私自身が当業者でない限り、発明者の意図する範囲で、発明の範囲を広げることは非常に難しいことです。たとえ、発明の範囲が広がったとしても、発明者の意図しない発明の範囲を広げるだけで、権利化後に役に立たない場合がほとんどだと思っています。

　発明の外延を明確にすることは、役に立たない広い権利を取得するのではなく、役に立つ強い権利を取得することにつながります。発明者は、発明のポイントを心得ているものの、外延は不明確な場合がほとんどです。代理人は、曖昧な外延部分の最も広いところに、発明の範囲を画するクレームを記載するのが仕事です。その意味で発明の範囲を広げるというのであれば、正しいと思います。

　残念ながら発明のポイントすらも曖昧なまま、依頼される方がいらっしゃいます。依頼後に面談等により、発明の内容を掘り下げることができればよいのですが、出願を急ぐ場合には曖昧なまま出願せざるを得ない場合もあり、代理人として心苦しい限りです。本来、発明のポイントを明確にすることは、代理人の仕事ではありません。代理人は、発明者が出願時に認識している限度でしか、明細書を記載することができないからです。（仕事である以上、往々にしてこのような依頼を受けざるを得ない場合もあります。発明をするのは発明者であって、決して代理人でないことを御承知おき下さい。）

　発明の外延を明確にすることと、発明の範囲を広げることとの相違について述べます。例えば、侵害訴訟において、本件特許の構成要件の丸い部材に対し、イ号物件は四角い部材であることが争点となりました。四角い部材であることに独自の作用・効果が認められ、構成要件の相違からイ号物件は非侵害となったとします。代理人は、本件特許出願時に丸か四角かを問わずに、包括的な概念の部材を請求すべきであったでしょうか。否です。四角い部材が非侵害ということは、本件特許出願時に四角い部材を構成要件として含む出願をしていれば、別発明として特許されたということです。すなわち、発明者が出願時に認識している限度を越えていたわけで、代理人として四角い部材を認識しろというのは酷です。

　一方、丸か四角かを問わずに、包括的な概念の部材として請求した場合に、例えば、丸い部材の有する作用・効果を常に奏するか否かがわからず、記載不明瞭にあたる恐れがあります。発明の実施の形態に、丸い部材しか記載されてない場合には、包括的な概念の部材として請求しても、丸い部材に限定解釈される恐れもあります。包括的な概念の部材として請求したことで、発明の範囲を広げたようにみえますが、実は、役に立たない広い権利でしかない場合もあるわけです。

　代理人は、このような争いごとが起こらないように、丸い部材の有する作用・効果を奏する構成要件を明確にすること、発明の外延を明確にすることが重要なのです。発明の外延が明確であれば、丸い部材の本件特許に基づいて、四角い部材のイ号物件を訴えるこはないでしょう。発明の外延が明確であれば、イ号物件の実施者も安心して実施をすることができます。

　権利者にとって、本来、強い権利とは、必要十分な権利範囲が画定されていて、権利行使をできるか否かが明確なことだと思います。権利範囲が明確であれば、本件特許とイ号物件との対比が容易になり、必要十分な権利範囲によって、有効な権利行使が可能となるのです。

　このような観点から、発明の範囲について考慮して頂き、特許出願のご依頼に際して、何らかのお役に立てれば幸いです。